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Registrar una marca puede ser un proceso largo y confuso. Sin embargo, puede beneficiar enormemente a su negocio.

En esta guía, lo llevaremos por los conceptos básicos de lo que implica registrar una marca cubriendo los siguientes temas:

Entender los conceptos básicos de las marcas

¿Qué es la USPTO?

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, o USPTO, es una agencia federal que supervisa el otorgamiento de marcas registradas y patentes. La USPTO se encarga de recibir y revisar todas las solicitudes de marcas para su registro federal y decide si el solicitante califica y cumple los requisitos para el registro federal. La USPTO no determina si un solicitante tiene el derecho legal de usar una marca, lo cual es una cuestión distinta al derecho a registrarla. El propietario de un negocio puede usar cualquier marca que sirva para identificar el origen de sus productos o servicios, incluso sin registrarla. Cuando se emite un registro, hacer valer los derechos de la marca es responsabilidad de su titular, conforme al marco de titularidad de un registro federal.

¿Qué diferencias hay entre marcas, patentes y derechos de autor?

Una marca es una palabra, frase, símbolo, logotipo o diseño que se usa para identificar a una parte como el origen de sus productos o servicios en particular. Sirve para distinguir a su titular de otras partes como una entidad única y fácilmente reconocible. Una patente es un derecho de propiedad que existe por un periodo determinado y se aplica a las invenciones. La USPTO otorga patentes de invenciones a cambio de la divulgación pública de la invención. Un derecho de autor es un derecho legal exclusivo que brinda protección a los autores de "obras originales de autoría". Los derechos de autor son aplicables a obras intelectuales publicadas e inéditas que incluyen formatos artísticos, literarios, musicales y dramáticos, entre otros.

¿Cuáles son las diferencias entre una marca comercial y una marca de servicio?

Un tipo específico de marca llamado marca de servicio identifica a su titular como una parte que provee, de manera distintiva, servicios en lugar de productos. Las marcas de servicio se usan para identificar servicios que sus titulares prestan y realizan. Los servicios no son productos físicos, sino actividades que una persona o compañía realiza, a cambio de una compensación monetaria o no, en beneficio de otra persona, grupos u otras compañías. Las marcas comerciales se usan para identificar productos puestos a disposición por los titulares de la marca. Los productos se definen como cualquier bien físico o mercancía que puede ser de origen natural, fabricado o producido. Estos productos se venden, distribuyen o envían a través del comercio interestatal.

¿Qué necesita saber antes de presentar una solicitud?

El primer paso para solicitar el registro federal sería realizar una búsqueda básica de marcas. Una búsqueda básica de marcas consulta la base de datos de la USPTO en busca de marcas pendientes, rechazadas, canceladas, abandonadas y registradas. Después, se realizaría una búsqueda exhaustiva de marcas, que incluye la base de datos de la USPTO, bases de datos estatales y federales, y una búsqueda de derecho consuetudinario (common law). InCorp puede ayudarle a obtener una búsqueda exhaustiva de marcas y, una vez completada, un documento PDF que detalla sus resultados. Sin embargo, no hay garantía de que la marca específica que desea registrar sea aprobada. La USPTO puede determinar que la marca no cumple los requisitos para el registro federal y rechazarla.

El proceso de solicitud: un recorrido detallado

¿Qué implica el proceso de solicitud de una marca?
Paso 1 – Presentar su solicitud

El primer paso en el proceso de solicitud de una marca es presentar una solicitud ante la USPTO. La fecha en que la USPTO recibe su solicitud es la fecha de presentación.

Paso 2 – Revisión de la USPTO y respuesta a las cartas de Acción Oficial (Office Action)

Una vez presentada su solicitud, un abogado examinador de la USPTO la revisará. Por lo general, transcurren unos tres meses desde la fecha de presentación hasta que su solicitud es revisada. Cuando el abogado examinador comienza a revisar su solicitud, puede tardar hasta un mes en determinar si las leyes federales permiten el registro de su marca. Después de que la USPTO haya examinado su solicitud, el abogado examinador puede aprobar la marca para su publicación, lo que permite al público impugnar la solicitud. Si el abogado examinador no aprueba su marca, emitirá una carta de Acción Oficial (Office Action) especificando las razones por las que la USPTO podría denegar el registro de la marca.

Paso 2(a): En caso de que el abogado examinador de la USPTO emita una carta de Office Action, en la mayoría de las circunstancias el solicitante tendrá seis meses para responder a la carta. Si la USPTO emite una carta de Office Action, InCorp no ofrece asesoría ni servicios legales y no puede comunicarse con la USPTO en relación con una carta de Office Action. No se requiere representación legal de un abogado para responder a una carta de Office Action. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes prefiere contar con asesoría legal al abordar las inquietudes derivadas de recibir una carta de Office Action. Recibir una carta de Office Action generalmente significa que el abogado examinador ha detectado un problema con la marca, lo que puede resultar en que la USPTO deniegue la solicitud.

Paso 2(b): Si un solicitante recibe una carta de Office Action, responde dentro del plazo correspondiente y ofrece contraargumentos suficientes a las cuestiones señaladas por el abogado examinador de la USPTO, la marca podría ser aprobada para su publicación.

Esto se detalla más adelante en el Paso 3. Si un solicitante no responde a tiempo, su solicitud se considerará "abandonada". En ese punto, el proceso de solicitud habrá concluido y la USPTO no registrará la marca a nivel federal. Si el solicitante responde dentro del plazo necesario pero no proporciona un contraargumento adecuado a las cuestiones identificadas por el abogado examinador, la USPTO enviará una carta de Office Action final. El solicitante puede responder a una carta de Office Action final (1) presentando argumentos suficientes que superen las razones de rechazo expuestas por el abogado examinador, o (2) apelando ante el Trademark Trial and Appeal Board (junta de juicios y apelaciones de marcas) dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la carta de Office Action final.

Paso 3 – Publicación de la marca

Si un abogado examinador de la USPTO determina que la ley federal permite registrar su marca, la marca será aprobada para su publicación en la publicación semanal conocida como Official Gazette ("OG").

La Official Gazette es la publicación oficial en línea de la USPTO que sirve para notificar al público que la USPTO planea emitir un registro federal. La publicación en la Official Gazette inicia un plazo de 30 días que permite a cualquier parte presentar una objeción (oposición) ante el Trademark Trial and Appeal Board con respecto a una marca publicada. Una parte podría presentar una objeción dentro de ese plazo si considera que se vería perjudicada o sufriría daños como resultado del registro de una marca. Cuando se presenta una objeción, la USPTO no tomará ninguna otra acción con respecto a la marca hasta que la oposición llegue a una resolución.

Paso 4 – Marca registrada a nivel federal

Después de tres meses de publicada la marca, la USPTO emitirá oficialmente su registro federal si no se presentan objeciones.

Si durante ese periodo se presentó alguna objeción que no prosperó, el registro de la marca se emitirá después de que el Trademark Trial and Appeal Board desestime oficialmente la objeción.

¿Qué información se requiere en una solicitud de marca?

Por lo general, toda solicitud de marca incluirá lo siguiente:

Información del titular

Esta información incluye el nombre y los datos de contacto de la parte propietaria de la marca.

Información de la marca

Esto incluye especificar en la solicitud el tipo de marca (es decir, caracteres estándar, forma especial o una marca sonora). Además, debe proporcionarse cualquier otra declaración que la USPTO deba tomar en consideración (por ejemplo, un descargo especial, una traducción, una reivindicación de registro previo, el consentimiento de una persona o una reivindicación de uso concurrente). También debe incluirse un ejemplo que represente la marca.

Información de productos y servicios

Toda solicitud debe identificar y detallar los productos o servicios que la marca servirá para identificar. Esto también incluye designar cada tipo de clase en la que se encuadran esos productos y servicios.

*** esta sección podría requerir corrección ***Base de presentación asignada

Hay cuatro opciones distintas para seleccionar una base de presentación: Uso actual de la marca en el comercio.

(1a) (debe incluir un ejemplo que muestre la marca en uso en el comercio) Aún no se usa la marca, pero existe la intención de usarla

(1b) Existe una solicitud extranjera para los mismos productos o servicios (44d) Existe un registro extranjero para los mismos productos o servicios (44e)

Firma y verificación

¿Cuánto tiempo suele tardar el registro de una marca?

No existe un "plazo fijo" para que una marca quede registrada. Sin embargo, no es raro que la USPTO tarde 12 meses desde la fecha en que usted presenta la solicitud hasta la fecha en que la USPTO registra oficialmente una marca; esto incluye las solicitudes en las que no se emite ninguna carta de Office Action. En caso de que se emita una carta de Office Action, esto podría prolongar el proceso de registro entre 2 y 12 meses adicionales. Además, la USPTO no aprobará todas las solicitudes de marca, y no hay garantía de que se otorgue un registro al presentar una solicitud.

¿Qué debe esperar después de presentar su solicitud?

¿Qué es una declaración de uso?

Si el solicitante presenta una solicitud con base en la "intención de uso" (Intent to Use) y la USPTO la aprueba, le enviará al solicitante un "Notice of Allowance" (aviso de concesión). A partir de la fecha de envío del Notice of Allowance, el solicitante tendrá seis (6) meses para presentar un "Statement of Use" (declaración de uso) o solicitar una extensión. El "Statement of Use" sirve para demostrar a la USPTO que la marca se está utilizando en el comercio junto con todos los productos o servicios designados en el Notice of Allowance.

Después de presentar su solicitud, ¿cómo se le dará seguimiento?

Nuestro proveedor de servicios de marcas puede monitorear el avance de su solicitud hasta que todo el proceso haya concluido. Si el abogado examinador de la USPTO toma alguna acción (es decir, una "Office Action"), la USPTO le notificará directamente, y nuestro proveedor de servicios de marcas también le enviará una notificación. Si ha contratado a un abogado para que le ayude con su solicitud ante la USPTO, la USPTO solo se comunicará directamente con su abogado.

¿Puede modificarse su solicitud una vez presentada?

Sí, después de haber presentado su solicitud, esta puede modificarse, pero solo por un número limitado de razones, como las siguientes:

  • Modificar los productos o servicios listados en una clase existente o eliminar una clase existente.
  • Insertar otra declaración, como un descargo, el consentimiento para registrar el nombre de una persona o una traducción a otro idioma.
  • Presentar una imagen de mayor calidad o presentar un dibujo que cumpla con los requisitos de dibujo de los EE. UU.
  • Corregir cualquier dato del solicitante o de la entidad, p. ej., indicar el país de organización o de incorporación del solicitante.
  • Presentar un pago adicional por una tarifa.
  • Presentar una declaración firmada si sospecha que no firmó correctamente la declaración original.

No puede hacer modificaciones tales como cambiar al solicitante o titular, ni la dirección del solicitante o titular. Modificar la marca, incluso de maneras no sustanciales, tampoco está permitido.

¿Qué sucederá una vez que su marca haya sido registrada?

Después de que su marca haya sido registrada, ¿necesita hacer algo?

Sí, una vez emitido su registro, para mantenerlo "vivo" y válido, el titular debe presentar ciertos documentos (como las declaraciones de las Secciones 8 y 9) y pagar todas las tarifas necesarias y periódicas cuando venzan. Los plazos para presentar estos documentos se determinan según la fecha de registro, que se indica en su certificado de registro. Si no presenta estos documentos a tiempo, su registro será cancelado o expirará.

¿Puede expirar mi marca una vez registrada?

Sí, los registros federales de marca emitidos el 16 de noviembre de 1989 o después tendrán una validez de diez años. Una vez transcurrido ese plazo, pueden renovarse cada diez años, conforme a la presentación de la declaración de la Sección 8 y las solicitudes de renovación de la Sección 9. Los registros de marca emitidos o renovados antes del 16 de noviembre de 1989 conservarán su validez por 20 años y luego podrán renovarse cada diez años.

¿Qué es un certificado de registro?

Una vez que la USPTO ha aprobado una marca para su registro federal, emitirá un certificado de registro físico, que se envía por correo al titular de la marca. En ese momento, el titular de la marca registrada tendrá el derecho legal de usar el símbolo (R) junto a su marca recién registrada. Los expertos en marcas pueden ayudarle a obtener un nuevo certificado de registro de la USPTO en caso de que su certificado de registro se extravíe o se pierda.

¿Qué pasa si quiere hacer cambios a su marca registrada?

Una vez que tiene una marca registrada, ¿puede modificarla?

Sí, como titular de una marca, puede presentar una solicitud bajo la Sección 7 para corregir o modificar su registro en cualquier momento. Sin embargo, la modificación no puede hacer cambios sustanciales a la marca ni agregar productos o servicios adicionales. Salvo que se trate de un error de la USPTO, también se le exigirá pagar una tarifa por cualquier corrección o modificación que desee hacer.

¿Necesita modificar su marca si ha cambiado sus productos o servicios?

Sí, deberá presentarse un formulario de "Request to Divide Registration" (solicitud para dividir el registro) para que el registro se divida con base en una solicitud conforme a la Sección 1 o la Sección 44 de la Trademark Act (ley de marcas), si la titularidad del registro ha sido modificada con respecto a algunos, pero no todos, los productos/servicios. Para que el formulario de "Request to Divide Registration" se procese con éxito, el titular deberá inscribir una cesión ante la Assignment Recordation Branch (oficina de inscripción de cesiones) y también deberá pagar una tarifa de división de $100 por cada registro separado que se cree mediante la división del registro. Si el formulario de "Request to Divide Registration" está incompleto, el examinador de Post-Registro emitirá una carta de Office Action solicitando la información faltante. La USPTO desestimará la solicitud de división si el titular de la marca no responde dentro de seis (6) meses.

¿Puede transferirse su marca registrada a otra persona?

Sí, como titular de una marca registrada, tiene el derecho de transferir o ceder su marca a un nuevo titular. Se sugiere que el nuevo titular inscriba esta transferencia/cesión ante la USPTO. Después, si lo desea, el nuevo titular puede obtener un nuevo certificado de registro, pero debe presentar una solicitud aparte que confirme que la USPTO ha inscrito la transferencia/cesión.

¿Razones por las que debería registrar una marca?

Si recientemente ha creado una marca asociada con sus productos o servicios específicos, debería considerar registrarla. Ya sea que ya esté usando su marca para vender productos o servicios, o planee hacerlo en el futuro, aún puede presentar una solicitud para obtener una marca registrada. Si considera que tiene un excelente nombre comercial, logotipo o eslogan que podría ayudar a distinguir los productos o servicios de su compañía y diferenciarlo de la competencia, entonces solicitar una marca es una buena idea.<

Las siguientes razones sirven como ejemplos de por qué debería considerar registrar una marca para su negocio:

  • Protección de la marca
  • Evita registros confusamente similares
  • Legitima su marca
  • Aumenta el valor de venta de su marca
  • Puede presentar una demanda en un tribunal federal si su marca es infringida

Ejemplos de cuándo debería usar una marca

Las marcas pueden ayudar a proteger la identidad de su marca comercial de varias maneras. Suponga que tiene una imagen de marca única que, a su juicio, representa e identifica de manera distintiva los productos o servicios que ofrece, y que esto lo separa de otros negocios. En ese caso, una marca registrada puede ayudar a asegurar la identidad de su marca. Los siguientes ejemplos son algunos casos en los que puede usar una marca registrada para ayudar a resguardar el carácter reconocible y la singularidad de su negocio:

  • Su compañía tiene un nombre pegajoso o altamente efectivo
  • Su logotipo es muy llamativo y creativo
  • Creó un sonido, tono o jingle único asociado con su marca
  • Tiene una frase o eslogan único asociado con su negocio
  • Usa un color o esquema de colores distintivo que ayuda a identificar a su compañía

Próximo paso para registrar una marca

¿Listo para avanzar con una solicitud de marca? Dé el primer paso con la ayuda de InCorp para conectarse con expertos en marcas que puedan guiarlo a lo largo del proceso.

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